一些企業由于前期缺乏商標保護意識，會遇到這樣的糟心事，自己經營使用多年的商標，被他人先一步申請注冊，而且商標注冊人還反咬一口，告你商標侵權。這種時候，就需要用到商標先用權抗辯。
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商標法規定，商標注冊人申請商標注冊前，他人已經在同一種商品或者類似商品上先于商標注冊人使用與注冊商標相同或者近似并有一定影響的商標的，注冊商標專用權人無權禁止該使用人在原使用范圍內繼續使用該商標，但可以要求其附加適當區別標識。
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該款內容一般稱為商標先用權抗辯，需滿足以下要件：
1.被告具有在先使用的客觀事實。
2.被告使用的商標標識與原告的注冊商標相同或近似，所涉商品與原告注冊商標核定使用的商品相同或類似。
3.在先使用的商標有一定影響。實踐中，被控商標是否在先使用并有一定影響，是判斷商標先用權抗辯是否成立的關鍵。
今天，我們來了解一下商標先用權抗辯制度的立法目的，審查以及相關運用。
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一、商標先用權抗辯制度的立法目的
商標法規定商標先用權抗辯制度，目的是平衡商標注冊人與商標在先使用人之間的利益，以彌補商標注冊制度的缺陷。
商標權的取得途徑有兩種：一是使用取得制，即通過使用取得商標權，只要商標在商業活動中用于識別某種商品或服務的來源，則商標使用者可以取得商標權；二是注冊取得制，即通過商標注冊取得商標權，商標在特定機構進行注冊并公示后，商標注冊人取得商標權。
從商標的本質來看，其只有在實際使用中才能發揮識別來源的作用并積累商譽，因此才有獲得法律保護的必要和正當性。可見，使用取得制更符合商標的本質和內涵。
但由于使用的事實無法以書面形式公之于眾，單一的使用取得制會帶來較高的商標確權與維權成本。相反，注冊取得制采取了公示制度，有利于商標權的確認、貿易開展和糾紛解決，在現代商業社會更具經濟和效率價值。但單一的注冊取得制忽視了未注冊商標先使用人的正當利益，容易導致商標惡意搶注的現象泛濫。
為此，目前各個國家和地區多不再單純采取一種商標權取得制度，而是融合吸收兩種制度的優點。英美法系國家早期的商標保護一般以使用為基礎，并按照使用的先后確定商標權的歸屬。即便后來在法律中規定了商標注冊制度，商標使用在商標注冊中也有重要作用，要求注冊人有使用商標的意圖，美國蘭姆法、英國商標法和加拿大商標法中均有此規定。而在采取注冊取得制的國家和地區，如法國、日本和我國臺灣地區，則往往會規定商標先用權制度，作為克服商標注冊制缺陷的補救措施。
我國商標法規定商標先用權抗辯制度，也是為了彌補商標權取得的單一注冊制所產生的問題。我國1982年制定的商標法采取單一注冊制，因而引發諸多的商標搶注現象。為遏制這一亂象，我國商標法在修訂中逐步強調商標使用的作用。例如，1993年商標法第一次修訂時，賦予商標在先使用人對惡意搶注商標的撤銷請求權，禁止惡意搶注他人在先使用并已為公眾熟知的未注冊商標。2001年第二次修訂時，將禁止惡意搶注的商標從“為公眾熟知的商標”擴大到“有一定影響的商標”，還規定了對未注冊馳名商標的保護制度。以上制度均立足于商標注冊程序中的保護，對于侵權訴訟中如何保護商標在先使用人的利益則未予明確。2002年修訂的《商標法實施條例》規定了先用權抗辯，但僅限于在先使用且連續使用至1993年7月1日的未注冊服務商標，是為了解決1982年商標法未規定服務商標而導致的在先使用的服務商標無法得到保護的問題，并不涉及在先使用的商品商標。2013年商標法第三次修正時，又規定了商標先用權抗辯制度。
商標先用權抗辯賦予商標先使用人對抗侵權指控的消極權利，屬于一種抗辯權而非請求權。商標先使用人除了可自行在原使用范圍內繼續使用該商標外，并不能授權他人使用或轉讓該商標，更不可直接以該條為依據禁止他人使用該商標或要求賠償。根據商標法的規定，在滿足一定條件的情況下，商標先使用人還可能享有注冊優先權、異議權、撤銷權、無效申請權等權利，使得商標先使用人獲得積極的排他的注冊商標專用權成為可能。此外，有一定影響的未注冊商標還可獲得反不正當競爭法的保護，禁止他人以混淆的方式使用該商標。以上制度，從不同層面平衡了商標注冊人與商標先使用人之間的利益，對在先使用的未注冊商標形成立體的全方位的保護。
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二、商標在先使用的審查
根據商標法第四十八條的規定，商標的使用是指將商標用于商品、商品包裝或者容器以及商品交易文書上，或者將商標用于廣告宣傳、展覽以及其他商業活動中，用于識別商品來源的行為。
商標局還曾于2018年8月13日發布《提供商標使用證據的相關說明》，對商標使用的具體表現形式、不視為商標使用的證據等進行了具體規定。根據以上規定，當事人提交的商標使用證據，在形式上可以表現為商品、交易文書、傳統或網絡宣傳媒介等；以上證據應能體現出商標標識和使用時間；應系公開的商業領域使用證據；應系真實的商業使用，不能僅有許可合同，也不能是象征性使用；不能僅提交銷售合同或商品等孤證。此外，當事人還應避免提交單方制作的證據，如交易雙方自行印制的訂單、發貨單等單據，以上證據因無法證明交易是否實際發生，證明力非常有限，均需與合同、發票、付款憑證等證據相互配合才能證明商標的使用情況。
實踐中，當事人在主張商標先用權抗辯時提交的證據往往會涉及數年前的證據，其是否留存證據、留存多少證據、證據是否合規均有可能存在問題。一般而言，當事人會將其過去銷售產品的合同、發票及現在的產品相結合作為商標使用證據，但銷售合同和發票不一定會顯示商標，現在的產品不能證明過去的商標使用情況，還需提交內容可相互印證的其他證據。
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三、關于有一定影響的認定
商標法第三十二條規定，申請商標注冊不得損害他人現有的在先權利，也不得以不正當手段搶先注冊他人已經使用并有一定影響的商標。該條后半段的規定即商標惡意搶注行為，屬于不予商標注冊或宣告商標無效的理由。
如前所述，該規定與商標先用權抗辯均屬商標先用權保護制度，且均使用了“有一定影響的商標”的表述。根據體系解釋的原則，同一法律中使用相同法律術語的，其含義應相同，故上述兩個條文中有一定影響的認定應相同。此外，反不正當競爭法第六條關于混淆性不正當競爭行為的規定中也有“有一定影響”的表述，系關于對未注冊商業標識的保護，而商標先用權制度系對先使用為注冊商標的消極保護，二者使用相同法律術語，其認定也應相同。
商標的影響力主要涉及廣度和深度兩方面內容，影響廣度是指先使用商標的影響范圍是否應遍及全國，還是可以僅局限于部分區域；影響深度是指相關公眾對該商標的認知狀態是否應達到熟知的程度，還是只要知悉即可。
有觀點認為，商標先用權抗辯中有一定影響的認定標準應低于商標惡意搶注中有一定影響的標準，理由在于前者僅能被動抗辯，而后者還可阻止商標的注冊。但與第五十九條第三款相比，第三十二條多了不正當手段這一要件。根據最高人民法院《關于審理商標授權確權行政案件若干問題的規定》第23條第1款的規定，商標申請人明知或應知有一定影響的在先商標的，推定其構成以不正當手段搶先注冊。實踐中，對該明知或應知的主觀狀態往往會根據在先商標的影響范圍和程度來認定，影響范圍越大，影響程度越深，則更易于認定商標注冊人存在明知或應知。該認定方式可能會導致商標惡意搶注成立時，在先商標影響力要大于僅成立商標先用權抗辯的情形。但這是因為惡意搶注中不正當手段要件使得在先商標的影響被拔高，而非因為對有一定影響的認定標準不同。
前述司法解釋第23條第2款還對商標法第三十二條中有一定影響的認定進行了規定，即在先使用人舉證證明其在先商標有一定的持續使用時間、區域、銷售量或者廣告宣傳的，人民法院可以認定為有一定影響。因此，商標先用權抗辯中有一定影響的認定可以參考該規定。
具體到實踐中，主要可以綜合以下因素進行考量：
（1）在先商標的使用情況，包括該商標的持續使用時間，使用該商標的商品的銷售區域、市場份額、行業排名、銷售量、銷售額等；
（2）在先商標的宣傳情況，包括宣傳的時間、方式、程度、地理范圍等；
（3）其他使該商標產生一定影響的因素，如被媒體報道的情況、市場聲譽情況等。
關于影響力大小的認定標準，該規定仍采用了“一定”的表述，實踐中需要結合具體案情個案認定。筆者認為認定標準不宜過高，否則可能擠壓未注冊商標行使和保護的空間，與立法設立該制度的本意背道而馳。就有一定影響的影響廣度而言，只要在其主要使用區域有一定影響即可，并不要求在全國范圍內有一定影響。就其影響深度而言，先使用商標通過在其主要使用區域內穩定且持續地發揮識別商品來源的功能，使得該商標為特定地域或領域內的相關公眾所知悉即可，不需要達到為相關公眾熟知的程度。正如關于原反不正當競爭法中知名商品的認定，司法解釋規定為“在中國境內具有一定的市場知名度，為相關公眾所知悉的商品”。雖然該司法解釋采用了中國境內的表述，但該表述系為了強調知名商品的知名度應在中國境內市場而非境外市場產生，并不要求在中國境內的全部市場范圍均具有較高知名度。司法實踐中，一般僅要求在特定的地域范圍（如省、地市等市場范圍）內具有知名度即可，無須在全國范圍內知名。對于知名度程度的要求，該司法解釋也僅要求為相關公眾所知悉，而無需像馳名商標那樣為相關公眾所熟知。現行反不正當競爭法中“有一定影響的商品名稱……”由舊法中“知名商品特有名稱……”修訂而來，筆者認為二者的保護力度沒有本質區別，至少新法的保護力度不會更低，也即有一定影響不會比知名商品的知名度要求更高。在有一定影響的具體認定中，只要在前述認定因素的一個或幾個層面獲得一定業績即可，并不需要在全部層面均形成較大的規模。此外，雖然有一定影響屬于客觀事實，商標先用權抗辯也不需要對商標注冊人的主觀狀態進行評判，但若商標注冊人明知在先商標的存在而仍予注冊，在注冊后不投入正常的商業使用，反而向先使用人兜售商標或起訴索賠，該種行為反映了商標注冊人的惡意，在一定程度上能夠佐證在先商標有一定影響。因此，商標注冊人的主觀狀態與有一定影響的認定會相互交織。
商標惡意搶注的構成要件完整包含了商標先用權抗辯的構成要件，滿足前者要件的必然滿足后者要件，但反之則不然。當被控侵權人的商標先用權抗辯成立，但商標注冊人并非以不正當手段搶先注冊商標，則其可與商標注冊人實現商標共存。若惡意搶注成立，則商標先使用人不僅可以根據商標法第五十九條第三款繼續使用商標，還可以根據商標法第三十二條向行政機關申請注冊商標無效。若商標先使用人放棄行使無效宣告權，或超過了5年行使期，其仍可主張商標先用權抗辯而在原有范圍內繼續使用商標。
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本文摘選自：“人民司法”公眾號，作者：上海市浦東新區人民法院金民珍、葉菊芬。